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分案申請(qǐng)，不是想分就分——從一件專利行政復(fù)議案件看分案申請(qǐng)的審查標(biāo)準(zhǔn)

來源：中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)/中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資訊網(wǎng)

　　分案申請(qǐng)制度為保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造提供了便利，但有些專利申請(qǐng)人利用該制度，提交大量權(quán)利要求與原申請(qǐng)權(quán)利要求非常類似的申請(qǐng)作為分案申請(qǐng)，這既浪費(fèi)了審查資源，也使公眾很難對(duì)一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的保護(hù)范圍進(jìn)行預(yù)判。

　　專利審查工作是專利保護(hù)的源頭和專利制度運(yùn)行的基礎(chǔ)，如何把握分案申請(qǐng)的審查標(biāo)準(zhǔn)，提高分案申請(qǐng)的審查質(zhì)量和效率，發(fā)揮好審查的引導(dǎo)作用值得關(guān)注。筆者通過一件專利行政復(fù)議案例，在對(duì)比國(guó)外有關(guān)分案申請(qǐng)的法律規(guī)定和審查實(shí)踐的基礎(chǔ)上，論述和分析分案申請(qǐng)的審查標(biāo)準(zhǔn)，并提出適用建議。

　　典型案例

　　2017年10月31日，某公司向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交了一件名稱為“一種省力操作的旋轉(zhuǎn)拖把”的實(shí)用新型專利申請(qǐng)（下稱原申請(qǐng)）；2018年11月14日，該公司以原申請(qǐng)為基礎(chǔ)，提交相同名稱的分案申請(qǐng)（下稱分案申請(qǐng)）；2018年12月14日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)原申請(qǐng)發(fā)出授予實(shí)用新型專利權(quán)通知書；2019年10月14日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局針對(duì)分案申請(qǐng)發(fā)出分案申請(qǐng)視為未提出通知書，通知申請(qǐng)人：原申請(qǐng)不包括兩項(xiàng)以上的實(shí)用新型，不符合我國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條第一款的規(guī)定，該分案申請(qǐng)視為未提出。該公司對(duì)上述分案申請(qǐng)視為未提出通知書不服，向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)行政復(fù)議。

　　在該案件的審查中發(fā)現(xiàn)，根據(jù)申請(qǐng)文件的記載，原申請(qǐng)對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的貢獻(xiàn)在于改善了旋轉(zhuǎn)拖把的鎖緊結(jié)構(gòu)，原申請(qǐng)的說明書和說明書附圖僅記載了一項(xiàng)關(guān)于旋轉(zhuǎn)拖把的技術(shù)方案。分案申請(qǐng)說明書的背景技術(shù)部分、實(shí)施例部分、說明書附圖部分與原申請(qǐng)相同，權(quán)利要求書部分與原申請(qǐng)的差異在于分案申請(qǐng)刪除特征“旋轉(zhuǎn)拖把桿包括拖把桿和旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)”，增加特征“清潔體連接件上設(shè)有可讓掛鉤鉤牢的臺(tái)階部或凹部”，上述刪除的特征和增加的特征均為本領(lǐng)域常見的甚至是通用的設(shè)計(jì)，并不足以構(gòu)成特定的技術(shù)特征，分案申請(qǐng)的權(quán)利要求與原申請(qǐng)的權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案差異較小，含有且僅含有相同的特定技術(shù)特征，仍屬于同一發(fā)明構(gòu)思。

　　因行政復(fù)議維持前述分案申請(qǐng)視為未提出通知書，申請(qǐng)人不服上述行政復(fù)議決定，依法向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院起訴。在已生效判決中，北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院維持了前述分案申請(qǐng)視為未提出通知書（參見北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2020）京73行初3088號(hào)判決）,并在判決中指出“專利法實(shí)施細(xì)則中的‘兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)’指的是兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上彼此獨(dú)立、不同的發(fā)明創(chuàng)造，并不表示申請(qǐng)人可隨意將原申請(qǐng)權(quán)利要求的技術(shù)特征簡(jiǎn)單修改或組合后，另行作為分案申請(qǐng)?zhí)岢觥薄?br />
　　近年來，因申請(qǐng)人不服分案申請(qǐng)視為未提出通知書而向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)行政復(fù)議的情形多有發(fā)生。上述案例中的分案申請(qǐng)視為未提出通知書經(jīng)行政復(fù)議和行政訴訟程序予以維持，反映和代表了行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)一致的態(tài)度和立場(chǎng)，對(duì)于類似案件的審查和審理，具有參考價(jià)值和指導(dǎo)意義。

　　審查標(biāo)準(zhǔn)

　　我國(guó)專利法實(shí)施細(xì)則第四十二條第一款和《專利審查指南》第二部分第六章第3.2節(jié)第（3）項(xiàng)規(guī)定了分案申請(qǐng)的審查標(biāo)準(zhǔn)，即一件申請(qǐng)包括“兩項(xiàng)以上”發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)；分案以后的原申請(qǐng)與分案申請(qǐng)的權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)分別要求保護(hù)“不同的發(fā)明”。但上述法規(guī)和規(guī)章均未對(duì)“兩項(xiàng)以上”“不同的發(fā)明”的具體含義進(jìn)一步進(jìn)行解釋。

　　《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的相關(guān)規(guī)定與我國(guó)相同，也未明確規(guī)定以上概念的具體含義，但該公約G款第（2）條規(guī)定加入公約的各個(gè)國(guó)家有權(quán)決定這種分案申請(qǐng)被授權(quán)的具體條件。

　　美國(guó)專利法第121條規(guī)定，“兩項(xiàng)以上”“不同的發(fā)明創(chuàng)造”的標(biāo)準(zhǔn)為“彼此獨(dú)立（independent）、不同（distinct）”，《美國(guó)專利審查指南》§802.01節(jié)對(duì)“獨(dú)立”和“不同”進(jìn)行了舉例說明。根據(jù)美國(guó)專利法的規(guī)定，美國(guó)的分案申請(qǐng)只有被動(dòng)分案，即應(yīng)審查員要求分案，而沒有主動(dòng)分案?！稓W洲專利審查指南》第9章1.6節(jié)規(guī)定“兩項(xiàng)以上”“不同的發(fā)明創(chuàng)造”要能“清楚”地區(qū)分，但未明確“清楚”的具體含義，僅在《歐洲專利審查指南》C部分第9章5.4節(jié)進(jìn)一步解釋分案申請(qǐng)與原申請(qǐng)保護(hù)不同的發(fā)明創(chuàng)造是為了避免申請(qǐng)人獲得不應(yīng)得到的利益以及為了避免重復(fù)授權(quán)?！度毡緦＠ā芬参磳?duì)“兩項(xiàng)以上”“不同的發(fā)明創(chuàng)造”進(jìn)行解釋，但《日本審查指南》第6章第1節(jié)規(guī)定設(shè)立專利分案申請(qǐng)制度是為不符合單一性原則的發(fā)明創(chuàng)造提供盡可能多的法律保護(hù)途徑,同時(shí)也明確指出允許申請(qǐng)人將說明書中含有的兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的發(fā)明創(chuàng)造進(jìn)行分案申請(qǐng)。

　　通過比較，我們可以看到建立分案申請(qǐng)制度的初衷是：如果一件申請(qǐng)包括“兩項(xiàng)以上”發(fā)明創(chuàng)造，即如果原申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明構(gòu)思，申請(qǐng)人通過主動(dòng)或被動(dòng)提出分案申請(qǐng)，將其在原申請(qǐng)文件中已經(jīng)批露，但因單一性原因不能在原申請(qǐng)中獲得保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造另行提出專利申請(qǐng)，同時(shí)保留原申請(qǐng)日。分案以后的原申請(qǐng)與分案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)分別保護(hù)“不同的發(fā)明創(chuàng)造”，即二者的權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案不屬于同樣的發(fā)明構(gòu)思，同樣的發(fā)明構(gòu)思的標(biāo)準(zhǔn)為具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征。該制度能保障發(fā)明人的合法權(quán)益，方便專利權(quán)獲得與其貢獻(xiàn)相應(yīng)的權(quán)利，同時(shí)防止申請(qǐng)人將多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容囊括在一份專利申請(qǐng)中，以利于專利審批過程中的分類、檢索，也便于公眾更有效地利用。

　　審查建議

　　基于前述初衷，適用分案申請(qǐng)審查標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，一方面應(yīng)尊重申請(qǐng)人的合法權(quán)益，當(dāng)申請(qǐng)文件披露了多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造時(shí)，在滿足期限規(guī)定的前提下，申請(qǐng)人可以就該多項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造主動(dòng)分案；另一方面也不允許申請(qǐng)人通過非特定技術(shù)特征的增減或組合得出對(duì)現(xiàn)有技術(shù)貢獻(xiàn)相同的多個(gè)技術(shù)方案，并利用分案申請(qǐng)制度去獲得多個(gè)專利權(quán)，這樣無疑會(huì)增加專利保護(hù)范圍的不確定性，甚至變相鼓勵(lì)申請(qǐng)人通過等待觀察公眾后續(xù)會(huì)生產(chǎn)什么產(chǎn)品從而定制分案申請(qǐng)的保護(hù)范圍，這無疑違反了分案制度的立法本意，情況嚴(yán)重的可能構(gòu)成《關(guān)于規(guī)范申請(qǐng)專利行為的辦法》的公告(國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公告第411號(hào))第二條第二款第（一）項(xiàng)和第（二）項(xiàng)規(guī)定的非正常申請(qǐng)專利行為。

標(biāo)簽：成都南通汕頭商丘烏蘭察布廊坊長(zhǎng)沙滁州

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